Contrat de cession de marque : que faut-il absolument y faire figurer ?
Contrat de cession de marque : que faut-il absolument y faire figurer ?
I. Introduction au contrat de cession de marque
Qu’est-ce qu’une marque ?
Une marque est un titre de propriété qui peut être constituée de mots, de logos, de couleurs, de formes, de sons, ou de toute combinaison de ces éléments.
Juridiquement, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales ».
Le droit des marques confère à son titulaire des droits exclusifs sur l’utilisation et l’exploitation de la marque, et le pouvoir de s’opposer à son utilisation non autorisée par un tiers, qualifiable d’acte de contrefaçon.
Qu’est-ce qu’un contrat de cession de marque et comment fonctionne-t-il pour une entreprise ?
Un contrat de cession de marque est un accord par lequel un propriétaire ou détenteur d’une marque cède définitivement ses droits à un cessionnaire. Concrètement, il s’agit d’un transfert juridique de la marque cédée au profit d’une personne physique ou d’une autre entreprise, qui pourra ensuite l’exploiter librement sur ses marchandises, ses services ou son enseigne.
Contrairement à d’autres contrats commerciaux comme la licence de marque, la cession constitue une vente complète du signe distinctif : le cédant ne conserve aucun droit, sauf clause contraire.
Le contrat précise le modèle de marque concerné, la nature exacte des droits cédés et la contrepartie négociée. Il doit être rédigé avec précision pour éviter tout litige sur la portée du transfert.
Importance de la cession de marque pour l’entreprise et le développement commercial
Pour une entreprise, la marque est un actif stratégique, souvent au cœur de son activité et de son développement d’affaires. Une marque bien exploitée peut générer de la valeur, renforcer la visibilité ou attirer des partenaires commerciaux et des revendeurs.
La décision de céder ou d’acquérir une marque doit donc être mûrement réfléchie, car elle peut contribuer à structurer un plan d’investissement, diversifier une gamme de produits ou permettre une expansion rapide.
Rôle du contrat dans la protection de la propriété intellectuelle et de l’enseigne
Tout d’abord, l’article L. 714-1 du Code de la Propriété Intellectuelle exige que le transfert de propriété soit constaté par écrit, sous peine de nullité.
Par conséquent un écrit est obligatoire.
De plus, le contrat encadre juridiquement le transfert de propriété, en prévoyant notamment la rémunération adéquate des garanties nécessaires à la bonne exploitation de la marque cédée.
Il garantit aussi le respect du consentement des parties, sécurise les modalités du transfert et assure que la marque continue d’être protégée après la cession
II. Fonctionnement et caractéristiques du contrat de cession de marque
Les parties au contrat : cédant, cessionnaire, notaires (lorsque gratuit)
On distingue trois acteurs principaux :
Le cédant, qui transfère la marque ;
Le cessionnaire, qui reçoit la marque cédée ;
Éventuellement il est possible de citer les notaires lorsque l’acte doit être certifié notamment dans le cadre d’une cession à titre gratuit.
En effet, la jurisprudence récente (Cour d’appel de Paris, 13 mars 2024, 22/05440) semble indiquer que la cession d’une marque, lorsqu’elle se fait à titre gratuit relèverait d’une « donation » au sens de l’article 931 et suivants du Code civil.
Or, l’article 931 du code civil disponible sur Légifrance dispose que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »
Par conséquent, afin d’éviter tout risque de nullité, il est en principe recommandé de formaliser une cession réalisée à titre gratuit par acte notarié.
Enfin, dans certains cas, un mandataire peut intervenir pour signer ou effectuer une demande d’enregistrement au nom d’une des parties.
Les éléments essentiels du contrat (marque cédée, contrepartie, modalités de transfert)
Le contrat doit impérativement contenir :
L’identification de la marque cédée ou des marques cédées ;
La contrepartie (prix, modalités de paiement, vente négociée) ;
Les conditions du transfert : durée, territoire…
Dans le cadre de l’identification de la marque cédée, il convient également de préciser les classes de produits et services visés par la cession. En effet, une marque peut être cédée partiellement, c’est-à-dire uniquement pour l’une ou plusieurs des classes de produits et services dans lesquelles la marque a été enregistrée.
Procédure de transfert et enregistrement auprès de l’INPI
Après signature, le transfert doit être inscrit dans le registre auprès des offices des marques compétents.
Ainsi, pour une marque internationale à l’OMPI, pour une marque européenne à l’EUIPO, et pour une marque française à l’INPI.
Cette formalité est indispensable pour rendre la cession opposable aux tiers. Tant que cette formalité n’est pas remplie, le nouveau titulaire des droits ne peut agir contre un tiers qui se rendrait coupable d’acte de contrefaçon. Seul le titulaire apparent peut agir en protection des droits de marque.
Risques et précautions : contrefaçon, validité
Avant de signer, il faut vérifier la validité juridique de la marque, son absence de risque contrefaçon, la cohérence de l’historique des cessions et la validité de l’enregistrement de la marque. Acquérir une marque sans vérifications, c'est risquer d'acheter un "titre vide".
Ainsi, voici plusieurs questions à se poser au moment de la cession :
- La marque est-elle correctement enregistrée et renouvelée auprès de l'INPI ou de l'EUIPO ? N'a-t-elle pas fait l'objet d'une action en déchéance pour non-usage ?
- Est-ce qu’il existe un risque que la marque puisse porter atteinte à des droits antérieurs ? Une cession portant sur une marque indisponible exposerait le repreneur à des actions en contrefaçon, bloquant toute exploitation commerciale.
- L'historique des cessions précédentes est-il cohérent ? Le cédant est-il bien le véritable propriétaire actuel
- Existe-t-il des oppositions ou litiges en cours ?
En tout état de cause, l’exigence de bonne foi (inscrite aux articles 1104 et 1112-2 du Code civil) lors de la négociation du contrat, impose au cédant d’informer au cessionnaire les contestations et antériorités qui pourraient causer un problème à l’exploitation paisible de la marque.
III. Comparaison avec d’autres contrats commerciaux liés à la marque
Quelle est la différence entre la cession de marque et la licence de marque dans les contrats commerciaux ?
La cession est un transfert définitif, tandis que la licence est un droit d’usage.
Le licencié bénéficie d’un droit non exclusif ou exclusif d’exploitation, mais le propriétaire initial reste détenteur de la marque.
Dans une cession, le cédant n’a plus aucun droit sauf clause ou accord spécifique.
Quels sont les avantages et inconvénients d’une licence exclusive de marque par rapport à une licence non exclusive ?
Une licence exclusive confère au cessionnaire un contrôle total ;
Une licence non exclusive est plus souple mais peut réduire la valeur de la transaction puisqu'un tiers pourrait également exploiter la marque.
Clauses contractuelles spécifiques de la licence de marque : exclusivité, préemption, conditions suspensives
Le contrat peut inclure :
Une clause d’exclusivité ;
Un droit de préemption, permettant au licencié de racheter la marque avant tout tiers ;
Des clauses conditionnant la licence à la réalisation d’événements (paiement, autorisation, validation administrative).
IV. Points clés à considérer avant de signer un contrat de cession de marque
Négociation et fixation de la contrepartie (prix, modalités de paiement)
Le prix doit être négocié selon la valeur commerciale de la marque, son potentiel de développement et les revenus futurs estimés. La contrepartie peut être fixe, variable ou mixte.
Vérification de la propriété et de l’enregistrement de la marque
Avant de contracter, le cessionnaire doit s’assurer de la régularité de l’enregistrement auprès de l’INPI, et de l’absence d’antériorité ou de contestation de la marque.
V. Exemples, recommandations et ressources utiles
Bonnes pratiques pour une cession réussie
Définir précisément les marques cédées ;
Vérifier l’absence de contrefaçon ;
Intégrer des clauses de garantie ;
Prévoir les modalités de transfert matériel (fichiers, logo, supports).
Remarques sur la gestion post-cession : exploitation, marchandises, droits cédés
Après la cession, le cessionnaire exploite librement les marchandises, outils promotionnels et tous les droits cédés.
Le cédant doit cesser toute utilisation sauf accord particulier.
Conclusion : pourquoi bien négocier et sécuriser la cession de sa marque
Sécuriser une cession de marque permet d’éviter les litiges, de protéger ses investissements et d’assurer une transition claire entre les parties.
Un contrat bien rédigé constitue un véritable outil de protection juridique et commerciale.
FAQ
Comment protéger sa marque contre la contrefaçon ?
En veillant à ce que la marque soit correctement enregistrée, surveillée et défendue via des actions juridiques ou des alertes sur les dépôts concurrents.
Comment fonctionne le droit de préemption dans un contrat de licence de marque ?
Il permet à une partie désignée dans le contrat de racheter la marque en priorité si le titulaire décide de la vendre.
Comment vérifier la validité d’une marque cédée avant d’investir dans l’entreprise ?
En consultant le registre INPI, la date d’enregistrement, l’historique de l’enregistrement, et les décisions de justice éventuellement rendues concernant ladite marque.
Quelles sont les obligations du cédant après la signature du contrat de cession de marque ?
Le cédant doit assurer la garantie de la validité de la marque, transmettre tous les documents, cesser toute utilisation de la marque et accompagner, si prévu, le cessionnaire dans la transition.