Preuve d'usage INPI : comment la demander et l'utiliser dans une opposition de marque ?
Preuve d'usage INPI : comment la demander et l'utiliser dans une opposition de marque ?
Dans une procédure d'opposition de marque devant l'INPI, la preuve d'usage peut à elle seule faire basculer l'issue du dossier. Si la marque antérieure invoquée par l'opposant est enregistrée depuis plus de cinq ans, le déposant peut exiger qu'il démontre qu'il l'exploite réellement. A défaut, cette marque ne sera prise en compte que pour les produits et services pour lesquels un usage sérieux est prouvé, voire écartée de la procédure.
À quoi sert-elle la preuve d’usage concrètement ?
La preuve d’usage est l’ensemble des documents permettant de démontrer qu’une marque enregistrée est effectivement exploitée sur le marché, pour les produits ou services visés par son enregistrement. Déposer une marque à l’INPI ne suffit pas à en conserver indéfiniment le bénéfice : encore faut-il en faire un usage sérieux, c’est-à-dire un usage public et continu, que les consommateurs perçoivent comme garantissant l’origine des produits ou services.
La Cour de justice de l’Union européenne a posé les grands principes de l’usage sérieux dans son arrêt Ansul du 11 mars 2003 (aff. C-40/01) : l’usage doit être effectif, non symbolique, conforme à la fonction essentielle de la marque, et doit porter sur des produits déjà commercialisés ou dont la commercialisation est imminente. En droit français, c’est l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui sanctionne le défaut d’exploitation par la déchéance des droits du titulaire.
Dans quels cas devient-elle devient un levier stratégique ?
La preuve d’usage peut être exigée dans trois situations :
Premièrement, dans une procédure d’opposition : le déposant peut mettre en cause le droit antérieur invoqué en soulevant l’absence d’usage sérieux de la marque opposée.
Deuxièmement, dans une action en déchéance pour non-usage, ouverte depuis le 1er avril 2020 directement devant l’INPI à toute personne, sans condition d’intérêt à agir. Troisièmement, dans un contentieux en contrefaçon, où le défendeur peut invoquer la déchéance de la marque du demandeur comme moyen de défense.
Depuis la réforme de 2019, l’INPI contrôle l’usage produit par produit et service par service. C’est une rupture majeure avec l’ancien régime, dans lequel prouver l’usage pour un seul produit suffisait à couvrir l’ensemble du libellé de la marque, même le plus large.
Dans quels cas demander la preuve d’usage d’une marque ?
Opposition à une marque déposée
Lorsqu’une opposition est formée contre votre demande d’enregistrement, vous pouvez exiger que l’opposant prouve l’usage sérieux de sa marque antérieure, à condition que celle-ci soit enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de votre dépôt. Cette demande doit impérativement être formulée dans votre premier mémoire en réponse, au début de la phase d’instruction. Passée cette étape, le droit est définitivement perdu.
Action en déchéance et contentieux
En dehors de l’opposition, toute personne peut demander directement à l’INPI la déchéance d’une marque pour défaut d’usage sérieux sur une période ininterrompue de cinq ans. Cette procédure administrative, plus rapide et moins coûteuse que le contentieux judiciaire, est aujourd’hui régulièrement utilisée pour neutraliser des marques concurrentes inactives.
Dans un litige en contrefaçon, le défendeur peut également invoquer ce défaut d’usage pour faire tomber les droits qui lui sont opposés.
Cas concret
Imaginons qu’une société A dépose la marque VELORO pour des chaussures. Une autre société B forme une opposition en invoquant sa marque VELORO enregistrée depuis sept ans pour des vêtements et chaussures. Si la société A sait que la société B ne commercialise aucune chaussure sous cette marque, elle peut demander la preuve d’usage dès sa première réponse. Si la société B ne peut justifier d’aucune exploitation pour les chaussures, l’INPI limitera l’opposition aux seuls vêtements effectivement prouvés, réduisant considérablement la portée du conflit.
Comment demander la preuve d’usage dans une opposition INPI ?
À quel moment et comment formuler la demande ?
La demande doit figurer dans les premières observations en réponse du déposant, soit dans les deux mois suivant l’ouverture de la phase d’instruction. Elle doit viser explicitement la marque antérieure concernée, mentionner les produits et services pour lesquels la preuve est requise, et se fonder expressément sur l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle. Une formulation précise est indispensable : toute ambigüité pourrait conduire l’INPI à restreindre la portée de l’examen.
Les conditions à respecter
La marque antérieure invoquée doit être enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande contestée. Si la marque est plus récente, l’opposant n’a pas à justifier de son exploitation. La période de référence pour laquelle l’usage devra être prouvé correspond aux cinq années précédant cette date de dépôt.
Délais et impact sur la procédure
Une fois la demande transmise, l’INPI impartit à l’opposant un délai pour produire ses preuves. S’il ne répond pas ou si ses preuves sont insuffisantes, l’INPI peut clore l’opposition ou en limiter la portée aux seuls produits et services effectivement justifiés. La procédure d’opposition dure en moyenne entre six mois et un an.
Que doit prouver concrètement l’usage d’une marque ?
Les quatre critères de l’usage sérieux
Selon la jurisprudence européenne et l’INPI, les preuves doivent de façon cumulative couvrir quatre critères essentiels :
• Le lieu : la marque doit être exploitée sur le territoire pertinent (France pour une marque nationale, Union européenne pour une marque UE). Pour une marque de l’UE, un usage dans un seul État membre peut suffire si l’incidence sur le marché intérieur est réelle.
• La durée et la période : l’usage doit porter sur les cinq années précédant la date de dépôt de la demande contestée. Des preuves postérieures à cette période peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, corroborer des éléments datés antérieurs.
• La nature : l’usage doit être effectué à titre de marque, c’est-à-dire pour distinguer les produits ou services du titulaire de ceux de ses concurrents. Un usage purement interne ou à titre de dénomination sociale ne suffit pas.
• L’importance : l’usage doit être suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché. Il n’est pas nécessaire qu’il soit quantitativement important, mais il doit dépasser le seuil du symbolique ou du sporadique.
Produits et services concernés
Depuis la réforme de 2019, l’usage doit être prouvé pour chacun des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition. L’INPI prononce régulièrement des déchéances partielles lorsque certains produits ou services ne sont pas justifiés. Il faut également veiller à ce que la marque soit utilisée sous sa forme enregistrée, ou sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif. Une marque verbale utilisée avec un logo peut constituer un usage valable si l’élément verbal reste dominant et perceptible.
Deux situations concrètes qui illustrent les enjeux de la preuve d’usage :
Marque exploitée sur une partie seulement des produits enregistrés : Une marque est enregistrée pour des vêtements, des chaussures et des accessoires. Son titulaire ne commercialise que des vêtements. Si une demande de preuved'usage est formulée, il ne pourra défendre son opposition que pour les vêtements. Pour les chaussures et accessoires, l'INPI écartera ces produits du périmètre de l'opposition, ce qui peut suffire à permettre au déposant d'enregistrer sa marque pour ces produits.
Usage considéré comme trop faible : Dans une affaire relative à des montres de luxe, la vente de 26 montres sur cinq ans, soit environ cinq montres par an, a été jugée insuffisante pour caractériser un usage sérieux, malgré un chiffre d'affaires unitaire élevé. La quantité de produits mis sur le marché était trop faible pour démontrer une présence commerciale réelle.
Quels documents sont acceptés comme preuve d’usage INPI ?
Les éléments les plus valorisés par l’INPI sont ceux qui permettent d’établir objectivement une activité commerciale réelle. Les factures datées mentionnant la marque, les bons de commande, les contrats commerciaux et les données chiffrées (chiffre d’affaires, volumes de ventes, dépenses publicitaires) constituent le socle d’un dossier crédible. Les catalogues et brochures avec date de parution vérifiable, les supports publicitaires, ainsi que les captures d’écran certifiées du site internet associées à des statistiques de visites et de commandes, sont également bien reçus.
Dans une décision récente, l’INPI a jugé que des factures datées de 2017 à 2023, démontrant un usage certes faible mais régulier et continu sur sept années consécutives, combinées à des extraits de site internet et des fiches produits corroborant les références, étaient suffisantes pour établir un usage sérieux (INPI, déc. n° DC23-0177, 13 novembre 2024).
Exemple d'un dossier solide : Dans une décision du 13 novembre 2024 (INPI, 13 novembre 2024, DC23-0177), le titulaire avait produit des factures couvrant sept années consécutives de manière régulière, combinées à des extraits de site internet datés et des fiches produits cohérentes avec les références facturées. L'INPI a retenu que cet ensemble, bien que modeste en volume, formait un faisceau d'indices convergents suffisant pour établir un usage sérieux continu.
Les preuves insuffisantes ou refusées
Certains éléments sont systématiquement écartés ou jugés insuffisants. Les documents non datés ou dont la date ne peut être indépendamment vérifiée manquent de valeur probante. La seule présence d’une marque sur un site internet ne suffit pas si aucune preuve de transactions effectives n’est apportée. De même, deux factures de faible montant, quelques emails et des présentations commerciales ont été jugés insuffisants pour établir un usage sérieux. Les documents internes à l’entreprise sans autres justificatifs sont également écartés.
Exemple d'un dossier insuffisant : Dans une décision de novembre 2024 (INPI, 14 novembre 2024 n° DC-24-0009), le titulaire d'une marque n'avait produit que deux factures d'un montant total de 450 euros, quatre échanges d'emails avec des clients et cinq présentations commerciales. L'INPI a considéré que ces éléments, trop peu nombreux et trop peu significatifs sur le plan commercial, ne permettaient pas d'établir un usage sérieux. Le volume des ventes était trop faible pour démontrer une exploitation réelle destinée à maintenir ou créer des parts de marché.
Avant de soumettre votre dossier de preuves d'usage à l'INPI, vérifiez les points suivants :
Chaque document mentionne explicitement le signe enregistré.
Chaque pièce est datée et la date est vérifiable indépendamment.
Les preuves couvrent l'ensemble de la période de cinq ans de référence.
Les documents se rapportent bien aux produits et services invoqués dans l'opposition.
Le dossier contient des éléments commerciaux réels (factures, commandes, données chiffrées).
La marque est utilisée sous sa forme enregistrée ou sous une forme n'en altérant pas le caractère distinctif.
Les preuves ne sont pas toutes concentrées sur les dernières semaines avant la procédure.
Comment constituer un dossier de preuve d’usage solide ?
Les bonnes pratiques
Un dossier solide se constitue en amont, bien avant toute procédure. Il doit couvrir régulièrement la période de référence de cinq ans, avec des pièces datées, faisant apparaître le signe enregistré en lien direct avec les produits ou services visés. La hiérarchie des preuves est importante : les preuves directes ont la valeur probante la plus forte (enquêtes de notoriété, études de marché indépendantes, déclarations d’autorités professionnelles), suivies des preuvessecondaires (factures, catalogues, publicités, articles de presse). Les déclarations sur l’honneur et les documents internes ne suffisent jamais seuls.
Les erreurs fréquentes à éviter
• Produire des documents non datés ou sans référence explicite à la marque
• Concentrer les preuves sur une courte période juste avant la procédure
• Confondre l’usage de la dénomination sociale et l’usage de la marque enregistrée
• Omettre certains produits ou services visés par la demande de preuve
• Utiliser une forme modifiée de la marque qui altère son caractère distinctif
Que se passe-t-il si la preuve d’usage est insuffisante ?
Les conséquences d’un dossier de preuves insuffisant sont directes et potentiellement graves. Dans le cadre d’une opposition, l’INPI ne prendra en compte la marque antérieure que pour les produits et services effectivement justifiés. Si aucun usage n’est établi, l’opposition est purement et simplement rejetée. Dans le cadre d’une action en déchéance, les droits du titulaire sont annulés totalement ou partiellement, avec effet rétroactif.
Il est donc indispensable pour tout titulaire de marque de vérifier régulièrement qu’il dispose de preuvessuffisantes pour chaque produit et service enregistré. Certains titulaires préfèrent renoncer partiellement à leur marque pour les produits qu’ils n’exploitent pas, plutôt que de s’exposer à une déchéance publique et coûteuse.
Pourquoi la preuve d’usage est un levier stratégique en opposition ?
La demande de preuve d’usage est un outil offensif puissant. Elle permet de neutraliser une opposition fondée sur une marque dormante ou peu exploitée, de rééquilibrer un rapport de force face à un titulaire disposant d’un large portefeuille de marques anciennes, et d’ouvrir un espace de négociation en créant une pression sur l’opposant. Elle peut également permettre d’orienter la stratégie globale du dossier : si la marque antérieure n’est exploitée que pour certains produits, il peut être pertinent de modifier le libellé de la demande contestée pour sortir du champ de l’opposition, plutôt que de poursuivre une procédure longue et incertaine.
Quand faire appel à un avocat pour gérer une preuve d’usage ?
La gestion d’une preuve d’usage dans une opposition de marque requiert une analyse juridique précise : date d’enregistrement de la marque invoquée, périmètre des produits et services couverts, évaluation des preuves disponibles, formulation de la demande. Ces questions sont techniques et les délais sont courts.
Un avocat spécialisé en propriété intellectuelle peut réaliser cet audit initial, formuler la demande dans les termes les plus efficaces et, si vous êtes l’opposant, vous aider à constituer un dossier de preuves répondant aux exigences actuelles de l’INPI.
En cas de décision défavorable, un recours devant la cour d’appel de Paris reste possible. L’assistance d’un professionnel est donc fortement recommandée dans toute situation où la preuve d’usage est en jeu, que vous soyez déposant ou opposant.
FAQ
Qu’est-ce qu’une preuve d’usage INPI ?
C’est l’ensemble des documents démontrant qu’une marque enregistrée est effectivement exploitée sur le marché pour les produits ou services visés : factures, catalogues, publicités, captures d’écran certifiées, contrats, etc.
Peut-on demander une preuve d’usage systématiquement ?
Non. La demande n’est recevable que si la marque antérieure invoquée est enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande contestée. Elle doit de plus être formulée dans les premières observations en réponse du déposant.
Quelle est la durée d’usage à prouver ?
L’usage doit être prouvé sur les cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Les preuves doivent couvrir cette période de façon régulière et crédible.
Quels documents fournir pour prouver l’usage d’une marque ?
Les éléments les plus efficaces sont les facturesdatées mentionnant la marque, les contrats commerciaux, les catalogues avec date de parution, les supports publicitaires, les captures d’écran certifiées et les données chiffrées. Chaque pièce doit être datée, faire apparaître le signe enregistré et se rapporter aux produits ou services visés.
Que faire si la preuve d’usage est insuffisante ou refusée ?
En cas de preuvesinsuffisantes, l’INPI peut rejeter l’opposition, limiter son examen ou prononcer la déchéance partielle de la marque. Un recours devant la cour d’appel de Paris est possible. Il est conseillé de constituer son dossier de preuves en amont, avec l’assistance d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.